Resumen

  • Harrods UK presentó una acción ACPA in rem contra sesenta dominios después de no poder obtener jurisdicción personal sobre el registrante identificado en el expediente de apelación.
  • La Fourth Circuit sostuvo que § 1125(d)(2) puede alcanzar, cuando corresponde, reclamaciones de infracción y dilución además de una reclamación por registro de mala fe.
  • Confirmó el resultado respecto de cincuenta y cuatro nombres, revocó decisiones sobre seis y sobre las reclamaciones de infracción y dilución, y devolvió el asunto al tribunal inferior. El resultado posterior y el estado final de control o disposición de los nombres siguen siendo desconocidos.

El acceso al tribunal no era una decisión sobre la marca

La opinión publicada describe una controversia entre intereses que usaban el nombre Harrods. Harrods UK demandó a los nombres bajo la disposición in rem de la ACPA. El tribunal explicó que el registrante estaba identificado, pero que el mero hecho de registrar los nombres en Virginia no bastaba para obtener jurisdicción personal sobre él.

Esa es la distinción que organiza el caso. El estatuto ofrece una vía contra el nombre cuando existe una vulneración de un derecho marcario cubierto y cuando no puede obtenerse jurisdicción in personam, o cuando se cumple la alternativa estatutaria de diligencia y aviso. La presencia del nombre ante el tribunal no resuelve por sí sola si hubo infracción, dilución o mala fe.

La apelación corrigió una lectura estrecha

El tribunal de distrito había entendido que la acción in rem sólo admitía una reclamación de mala fe bajo § 1125(d)(1). Por esa razón desestimó las reclamaciones de infracción y dilución, y rechazó sin perjuicio la primera reclamación de mala fe porque no la alegaba adecuadamente.

La Fourth Circuit interpretó de otro modo la referencia legal a cualquier derecho del titular de una marca. Concluyó que la disposición in rem puede abarcar, en circunstancias apropiadas, reclamaciones de infracción y dilución además de la de mala fe. Esa conclusión abrió una vía procesal para esas reclamaciones; no adjudicó sus méritos a favor de Harrods UK.

La sentencia de apelación también distinguió grupos de dominios. Confirmó el fallo tras juicio para cincuenta y cuatro nombres, donde la opinión relata una determinación de intención de lucrarse de mala fe y una orden de transferencia. Respecto de seis nombres, revocó una decisión dictada sin juicio bajo la figura federal estadounidense del «summary judgment» porque las partes no habían tenido una oportunidad adecuada de realizar la fase previa de obtención e intercambio de pruebas («discovery»). La diferencia importa: una orden confirmada para un grupo y una revocación para otro no forman una regla única de propiedad sobre todos los nombres.

El plano de control ejecuta la orden, no la inventa

La ACPA conecta el remedio con infraestructura de registro. Tras recibir la notificación aplicable de una demanda in rem presentada, el registrador, registro u otra autoridad encargada del nombre de dominio debe depositar ante el tribunal los documentos necesarios para establecer su control y facultad de disponer de él. Durante el proceso no puede transferir, suspender ni modificar de otro modo el nombre, salvo por orden judicial. Es un mecanismo de conservación y ejecución previsto por la ley.

No es prueba de que ese mecanismo se haya aplicado a cada uno de los sesenta nombres. Tampoco transforma al operador técnico en quien decide la controversia. La autoridad procede de las condiciones estatutarias y de la orden; el plano de control hace posible su efecto.

La Fourth Circuit sostuvo que la jurisdicción in rem en Virginia era constitucional en este litigio. No sostuvo que el situs del registrador demostrara una infracción o supliera los elementos de una reclamación. El derecho invocado y la prueba de cada teoría siguieron siendo necesarios.

Lo que el expediente conservado no permite afirmar

No están preservados aquí la demanda operativa, anexos, pruebas de servicio, documentos de depósito del registrador o registro, la orden procesal formal con la que la corte de apelaciones devuelve el asunto al tribunal inferior («appellate mandate»), el expediente completo posterior ni registros del control o de la disposición final. Por ello sería incorrecto afirmar qué resolvió el tribunal después de la devolución o presentar una acción administrativa posterior como si fuera una decisión de la Fourth Circuit.

La lección es limitada pero útil. Demandar a un dominio puede resolver un problema de acceso procesal. No elimina los requisitos de la ACPA ni convierte la capacidad técnica de ejecutar una orden en una conclusión sobre el fondo.

Fuentes