Resumo

  • A Harrods UK ajuizou uma ação ACPA in rem contra sessenta domínios depois de não conseguir obter jurisdição pessoal sobre o registrante descrito no acórdão.
  • A Fourth Circuit concluiu que o § 1125(d)(2) pode abranger, quando cabível, alegações de infração e diluição de marca, além da alegação de registro de má-fé.
  • O tribunal manteve o resultado relativo a cinquenta e quatro nomes, reverteu decisões sobre seis e sobre as alegações de infração e diluição, e devolveu o caso à primeira instância. O desfecho posterior e o estado final de controle ou disposição dos domínios permanecem desconhecidos.

Uma porta para o tribunal não era uma sentença sobre a marca

O acórdão publicado descreve uma disputa entre interesses que utilizavam o nome Harrods. A Harrods UK processou os nomes de domínio pela disposição in rem da Anticybersquatting Consumer Protection Act. O registrante havia sido identificado, mas, segundo a Fourth Circuit, o simples registro dos nomes na Virgínia não bastava para estabelecer jurisdição pessoal sobre ele.

Essa diferença organiza todo o caso. O estatuto oferece uma ação contra o próprio nome de domínio quando ele viola um direito marcário protegido e quando o titular da marca não consegue obter jurisdição in personam sobre a pessoa que seria ré — ou quando satisfaz a alternativa legal de diligência e notificação. A presença do domínio perante o tribunal resolve um problema de acesso processual. Não resolve, por si só, se houve infração, diluição ou intenção de lucrar de má-fé.

Ler o caso como se “o registro na Virgínia” tivesse decidido a titularidade apagaria justamente a separação que o acórdão preservou. O sítio jurídico do domínio pode contribuir para a competência in rem; os elementos de cada causa continuam exigindo direito, alegação e prova próprios.

A apelação corrigiu uma leitura estreita da ACPA

O juízo de primeira instância havia entendido que a ação in rem só comportava uma alegação de má-fé sob o § 1125(d)(1). Com essa leitura, rejeitou as alegações de infração e diluição e extinguiu sem prejuízo a primeira alegação de má-fé por deficiência de formulação.

A Fourth Circuit interpretou de forma mais ampla a referência do estatuto a “qualquer direito” do titular da marca. Concluiu que a disposição in rem pode sustentar, nas circunstâncias adequadas, alegações de infração e diluição além da alegação de má-fé. Isso reabriu uma via processual. Não significou que a Harrods UK tivesse vencido automaticamente o mérito dessas teorias.

O acórdão também tratou conjuntos diferentes de domínios de maneira diferente. Manteve a decisão após julgamento quanto a cinquenta e quatro nomes, para os quais relata uma conclusão de intenção de lucrar de má-fé e uma ordem de transferência. Quanto a seis nomes, reverteu uma decisão sem julgamento baseada na figura federal norte-americana do summary judgment, porque as partes não haviam tido oportunidade adequada de realizar a fase de obtenção e intercâmbio de provas conhecida como discovery. A diferença impede que se reduza o caso a uma única regra de propriedade aplicável indistintamente aos sessenta nomes.

O plano de controle cumpre a ordem; não cria a autoridade

A ACPA conecta o remédio judicial à infraestrutura de registro. Após receber a notificação aplicável de uma ação in rem ajuizada, o registrador, registro ou outra autoridade encarregada do nome de domínio deve depositar perante o tribunal os documentos necessários para estabelecer seu controle e poder de disposição. Durante a ação, não pode transferir, suspender nem modificar de outro modo o nome, salvo por ordem judicial. Esse desenho conserva o objeto do litígio e torna executável o resultado.

O mecanismo, entretanto, não prova que cada passo tenha ocorrido para todos os sessenta nomes. Tampouco torna o operador técnico o decisor do conflito. A autoridade vem do estatuto, das condições de jurisdição e da ordem judicial; o plano de controle dá efeito material a essa autoridade.

A Fourth Circuit considerou constitucional a jurisdição in rem exercida na Virgínia neste litígio. Não declarou que a localização do registrador demonstrava infração, diluição ou má-fé. A decisão sobre competência e a decisão sobre o direito marcário continuaram sendo perguntas distintas.

O que o registro preservado não permite afirmar

Este pacote de evidências não contém a petição operacional completa, seus anexos, as provas de citação e notificação, os documentos de depósito do registrador ou do registro, a ordem processual formal pela qual a corte de apelação devolve o caso à primeira instância (appellate mandate), os autos completos posteriores nem registros do controle ou da disposição final dos domínios. Sem esses documentos, não é possível afirmar o que a primeira instância decidiu posteriormente nem atribuir à Fourth Circuit uma transferência administrativa que o acórdão preservado não registra.

A lição é limitada e útil. Processar um nome de domínio pode superar a ausência de jurisdição pessoal sobre o registrante. Isso não elimina os elementos materiais da ACPA e não converte a capacidade técnica de executar uma ordem em conclusão jurídica sobre o mérito.

Fontes